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外观设计专利权与他人在先合法权利的冲突问题

外观设计专利(Industrial Design)是指:对产品的形状、图案或其结合以及色彩与形状、图案的结合所做出的富有美感并适于工业应用的新设计。外观设计是指工业品的外观设计,也就是工业品的式样。

《专利法》第二十三条第三款规定:

        授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。

        在《专利审查指南2010》第四部分第五章7中对上述规定给出以下说明:

        他人,是指专利权人以外的民事主体,包括自然人、法人或者其他组织。

        相冲突,是指未经权利人许可,外观设计专利使用了在先合法权利的客体,从而导致专利权的实施将会损害在先权利人的相关合法权利或者权益。

根据以上规定和说明,需要注意以下两个问题:

问题一:判断是否存在权利冲突,是判断受专利权保护的产品外观设计与在先合法权利的保护客体相同或相似,还是判断实施外观设计专利的形式,即制造、许诺销售、销售、进口该外观设计专利产品的行为会损害在先专利权人的合法权益?

    根据《专利审查指南2010》中给出的说明,判断是否存在权利冲突应该指的是后一种情况下的权利冲突,即判断外观设计专利实施过程中是否构成对其他在先权利的侵犯行为,而关于“使用了在先合法权利的客体”这一因素的判断则是直接包含在是否侵犯在先权利的判断过程中,无须再单独对其设定判断标准。

问题二:在确定判断是否存在权利冲突指的是判断外观设计专利实施过程中是否构成侵犯其他在先权利行为的情况下,那么“不得相冲突”指的是,只需要认定存在潜在的侵犯在先合法权利的可能性,即虽未实施但如果实施外观设计专利权必然侵犯在先权利,就认定“相冲突”,还是需要作出实际实施行为侵犯了在先合法权利才认定“相冲突”?

    根据《专利审查指南2010》中给出的“实施将会损害在先权利人的相关合法权利或者权益”这一说明应该将上述问题解释为前一种情况更为合理,即并不需要实施具体行为时才认定外观设计专利权与在先合法权利构成相冲突。

    专利法保护的外观设计专利,在构成元素上与商标权和著作权的壳体有相似之处,例如色彩、图案、外形作品,所以这里的“他人在申请日以前已经取得的合法权利”主要指他人在申请日前获取的商标权和著作权,而且在实务中,因权利冲突而提起的外观设计专利诉讼案中,相当部分是涉及他人的在先商标权和著作权。

    针对外观设计专利权侵犯在先权利的情况可以分为两种:第一种,外观设计申请人有意抄袭他人的在先权利;第二种,外观设计申请人独立作出的设计与他人的在先权利不谋而合,而这两种情况针对在先商标权和在先著作权的处理方式并不相同。

    在先权利为商标权时,如果外观设计申请人有意抄袭他人的在先商标,无疑属于“与他人在先合法权利构成冲突”的情况,反之如果外观设计申请人独立作出的设计与他人的在先商标不谋而合时,同样应该认定为构成“相冲突”,因为外观设计专利的申请人有义务在申请前对商标局已经公告的注册商标进行检索判断,以防止误导消费者产生混淆。因此,针对在先商标权,只要外观设计与在先商标存在相似或相同的情况,就应该认定该外观设计专利与在先商标权构成“相冲突”。

    在先权利为著作权时,情况就有所不同了,并非只要外观设计与在先著作权的产品存在相似或相同,就认定构成“相冲突”。新加坡公司注册,因为,如果该外观设计是申请人独立创作完成,并非是抄袭他人作品,那么该外观设计本身就已经构成了受著作权保护的作品,而《著作权法》并不认为该作品与他人在先作品由于相同而存在“相冲突”,由此申请获得的外观设计专利权也就不与在先著作权构成“相冲突”。

    但是需要注意,并非所有与在先著作权不构成“相冲突”的外观设计都可以获得外观设计专利权,因为要求“授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突”只是外观设计获得外观设计专利权的必要条件而已,除此之外还要满足其他授权条件,例如新颖性和创造性。